拒絶理由通知への備えと対策ノウハウ
～広い権利範囲を有利に確実に権利化する技術～
【WEB受講（Zoomセミナー）】

１．特許出願から登録までのフローの確認
　1.1 特許出願から登録までのフロー
　1.2 特許要件の確認
　　　1) 特許法上の発明（特許法第２９条柱書）
　　　2) 産業上の利用可能性（特許法第２９条柱書）
　　　3) 新規性（特許法第２９条第１項）
　　　4) 進歩性（特許法第２９条第２項）
　　　5) 先願（特許法第３９条）
　　　6) 拡大先願（特許法第２９条の２
　　　7) 記載要件（特許法第３６条）
　　　8) 単一性（特許法第３７条）
　1.3 拒絶理由通知とは
　　　1) 最初の拒絶理由通知
　　　2) 最後の拒絶理由通知

２．対象案件の背景を確認する
　2.1 事業状況を確認する
　2.2 技術開発状況を確認する

　2.3 競合他社の状況を確認する

　2.4 対象特許の社内外での価値評価を確認する

３．拒絶理由通知を検討する
　3.1 審査官の認定・判断は妥当かどうか検討する
　　　1) 本願発明の認定は妥当か？
　　　2) 引用発明の認定は妥当か？
　　　3) 本願発明と引用発明の一致点・相違点の認定は妥当か？
　　　4) 相違点に関する判断は妥当か？
　　　5) 記載要件に関する判断は妥当か？
　3.2 取りたい権利範囲はどこか確認する
　　　1) 絶対取りたい範囲は？
　　　2) できれば取りたい範囲は？
　3.3 取れそうな権利範囲はどこか検討する
　　　1) 間違いなくとれそうな範囲は？
　　　2) 難しそうだがチャレンジすべき範囲は？
　　　3) あきらめざるを得ない範囲は？

４．対応方針を検討する
　4.1 審査官の認定・判断が妥当と考えられない場合：審査官との面接
　4.2 審査官の認定・判断が妥当と考えられる場合：補正書の検討
　4.3 対応方針の検討
　　1)本顧発明の認定に対する反論
　　2) 引用発明の認定に対する反論
　　3) 一致点の認定に対する反論
　　4) 論理付けに関する反論
　　5) 有利な効果に基づく主張
　　6) 阻害要因に基づく主張
　　7) 機能的クレームに関する主張
　　8) 用途限定発明に関する主張
　　9) サブコンビネーションクレームに関する主張
　　10)プロダクトバイプロセスクレームに関する主張
　　11)数値限定クレームに関する主張
　　12)選択発明に関する主張
　　13)周知の認定に対する反論

５．審査官との面接
　5.1 面接審査によるメリット
　5.2 まずは審査官を知る
　5.3 面接前の準備
　5.4 審査官との面接の勘どころ
　5.5 面接後の対応

６．補正書・意見書の作成
　6.1 補正の基礎
　6.2 意見書の基礎
　6.3 拒絶理由に対応した補正の勘どころ
　6.4 拒絶理由に対応した意見書の勘どころ

７．拒絶理由通知がきてから慌てることがないようにするための明細書作成の際の留意点
　7.1 特許請求の範囲(クレーム)のチェック
　　1)新規性　
　　2)進歩性　
　　3)侵害立証性　
　　4)回避困難性　
　　5)不要な限定の有無
　　6)発明のカテゴリーの妥当性
　7.2 明細書のチェック
　　1)発明思想の説明の明確性、十分性　　
　　2)個々の構成要件の説明の十分性
　　3)課題、効果の関係性　　　 
　　4)用語・表現(定義、誤記、用語の段階的記載)
　　5)数値規定(数値範囲の段階的記載、数値範囲の上下、数値範囲の理由)
　　6)記載不備(36条関係:実施可能要件、サポート要件、明確性要件)
　　7)将来の補正を考慮した記載
　　8)実施例、比較例の整合性(クレームと実施例・比較例、課題・作用効果と実施
　　　 例・比較例、ベストモードと実施例・比較例)
　　9)図面・表のチェック

８．外部特許事務所の弁理士とのやり取りで留意すべき点

質疑・応答


講師紹介
略歴
1999 年 大王製紙（株）入社、家庭紙開発部長、2005 年より H&PC 事業部知的財産部長、執行役員、参与を歴任し 2020 年 1 月に退職。
退職後、よろず知財戦略コンサルティング代表、知的財産戦略その他知的財産関連のコンサルティングを実施、これまでに約10社を支援。
日本知的財産協会 特許委員会小委員長,ライセンス委員会委員、紙パルプ技術協会特許委員会委員、ナノセルロースフォーラム知財戦略ワーキンググループ委員などを歴任。
社内の通常業務として審査官、審判官との面接審査を多数実施すると共に、特許庁審判官、審査官らと下記のような様々な交流を行った。
・2005年～2019年、大王製紙（株）において、会社と特許庁審査部との意見交換会を毎年実施。 
・2006年～2019年、紙パルプ技術協会特許委員会へ参加し、業界と特許庁との意見交換会、特許セミナー等を毎年実施。
・2010年～2012年、日本知的財産協会特許委員会と特許庁、裁判所との意見交換会に参加。同委員会からの派遣で、特許庁審査官の中堅研修、特許庁審判部「審判実務者研究会」（当初は「進歩性検討会」）等に参加。
・2021年から、知財ガバナンス研究会サポーター（知財・無形資産専門調査・コンサルティング会社等分科会メンバー、知財・無形資産経営分科会アドバイザー）